Beiträge mit dem Tag "World Intellectual Property Organization"

0:25 – Schwerer Stand für Markeninhaber in Legal Rights Objection (LRO) Verfahren

1. August 2013 | Kategorien: Domainrecht, new gTLD | Kein Kommentar

Mittlerweile wurden insgesamt 25 Entscheidungen in Legal Rights Objection (LRO) Verfahren veröffentlicht. Ausnahmslos sämtliche Objections wurden bislang zurückgewiesen. Neben den ersten 18 Entscheidungen, über die bereits berichtet wurde, wurden zwischenzeitlich die folgenden weiteren Entscheidungen veröffentlicht:

Spielwarenmesse eG verliert UDRP-Verfahren um „spielwarenmesse.com“

29. Juli 2013 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Die Nürnberger Spielwarenmesse eG, Veranstalterin der größte Spielwarenmesse der Welt „Spielwarenmesse International Toy Fair“, ging gegen die Name Administration Inc. (BVI), Firma des bekannten Domaininvestors Frank Schilling, im Wege des UDRP-Verfahrens wegen des Domainnamens „spielwarenmesse.com“ vor und unterlag (Spielwarenmesse eG v. Name Administration Inc. (BVI), WIPO Case No. D2013-0744).

Das Panel ging davon aus, dass es sich bei dem Begriff „Spielwarenmesse“ um einen beschreibenden Begriff handelt und dass der Domaininhaber den Domainnamen beschreibend in Verbindung mit Spielzeug benutzt. Es kam zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen habe, dass der Domaininhaber selbst kein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse nach §§ 4(a)(ii) i.V.m. 4(c) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) hat. In diesem Zusammenhang stellte das Panel auch fest, dass die Beschwerdeführerin selbst – wenn überhaupt – dann unter der tatsächlichen Bezeichnung der Messe „Spielwarenmesse International Toy Fair Nuremberg“ Bekanntheit erlangt haben könne und dass nicht nachgewiesen sei, dass der Beschwerdegegner zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens im jahr 2002 Kenntnis von den Rechten der Beschwerdeführerin hatte.

The Complainant has shown by various exhibits that its toy trade fair is one of the most important ones in this field. The Panel is therefore convinced that its fair has reached certain fame. However, this is not (necessarily) the case for the use of the term “Spielwarenmesse” as to uniquely identify the respective fair of the Complainant. As the Complainant points out in various sections of its Complaint, its fair is promoted in Germany and abroad under the name “Spielwarenmesse International Toy Fair Nuremberg”. The Panel can therefore not conclude on the evidence that the Complainant has made intensive use of the designation “Spielwarenmesse” for the purposes of its toy trade fair. That conclusion would not be reversed even by recognizing rights under the first element of the UDRP to the Complainant’s cooperative name as this name appears to be used as its legal and corporate designation only and not for commercial and promotional purposes of the toy trade fair.

As the Respondent has shown, its company engages in search advertising through its large portfolio of common words and phrases. This has been confirmed in at least two other administrative proceedings under the UDRP concerning the Respondent and quoted by the latter in its Response (DataServ, L.L.C. v. Name Administration Inc. (BVI), WIPO Case No. D2012-1538; Visa Europe Limited v. Name Administration Inc. (BVI), WIPO Case No. D2010-1531). Although the Respondent as a professional domain name registrant may have had some opportunistic awareness of a certain value of the selected Domain Name, the Complainant has not shown that the Respondent was aware of the existence of the Complainant at the time (2002) it acquired the Domain Name and that it would have targeted at any point of time the Complainant’s toy fair in Nuremberg.

Normally, in order to find rights or legitimate interests in a domain name based on the generic or dictionary meaning of a word or phrase contained therein, the domain name would need to be genuinely used or at least demonstrably intended for such use in connection with the relied-upon meaning.

The Panel has some doubts whether this criterion is fulfilled. The Respondent uses the Domain Name in connection with subjects relating to toys, not to toy fairs or toy-industry-trade shows around the world. It could therefore be argued that the Respondent is not using the term “Spielwarenmesse” in its genuine sense for the provision of pay-per-click links related to toy trade fairs; indeed, it appears that the Respondent’s website is concerned solely with links related to the commercial sale of retail toy items.

However, as the Respondent is using the Domain Name at least in relation to toys and considering the other above-mentioned criteria as well as the absence of other specific evidence in this respect, the Panel finds that the Complainant has, on the balance, not shown that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the Domain Name in the sense of the second criterion of the Policy.

Darüber hinaus sah das Panel auch kein bösgläubiges Verhaltens nach §§ 4(a)(iii) i.V.m. 4(b) der UDRP auf Seiten des Beschwerdegegners. Die Beschwerdeführerin verfügte zum Zeitpunkt der Domainregistrierung durch den Beschwerdegegner noch nicht über eingetragene Markenrechte an dem Zeichen „Spielwarenmesse“ und erlangte solche Rechte erst durch Entscheidung des BPatG vom 12.09.2012 (29 W (pat) 79/12), mit welcher entschieden wurden, dass die Marke „Spielwarenmesse“ für die beanspruchte Dienstleistung in Klasse 35 „Veranstaltung von gewerblichen Fachmessen auf  dem Gebiet der Spielwaren“ aufgrund der nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3, § 37 Abs. 2 MarkenG) schutzfähig sei. In der selben Entscheidung stellte das Gericht allerdings auch fest, dass die Bezeichnung „Spielwarenmesse“ ist als beschreibende Angabe grundsätzlich nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig sei.

new gTLD: Bislang sämtliche Legal Rights Objections (LROs) zurückgewiesen

26. Juli 2013 | Kategorien: Domainrecht, new gTLD | Kein Kommentar

Die Liste der erfolglosen Legal Rights Objections (LROs) wird immer länger. Bis heute wurden insgesamt 18 Entscheidungen veröffentlicht, die sämtlich zu Gunsten des angegriffenen Antragstellers ausging. Neben den bereits berichteten Entscheidungen wurden zwischenzeitlich die folgenden Verfahren entschieden:

Damit steht es bislang 18:0, weitere vier Verfahren wurden ohne Entscheidung beendet.

Es ist absehbar, dass auch die weiteren Verfahren gegen generische Endungen zum Scheitern verurteilt sind. Interessant dürften allenfalls noch die Entscheidungen um unterscheidungskräftige Zeichenfolgen wie „MERCK“ oder „DELMONTE“ werden.

Inhaber der Marke „PARAJUMPERS“ scheitert im UDRP-Verfahren um den Domainnamen „parajumpers-outlet.com“ wegen unzureichendem Vortrag

19. Juli 2013 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Der Inhaber der Marke „PARAJUMPERS“ ging im Wege des UDRP-Verfahrens gegen den Inhaber des Domainnamens „parajumpers-outlet.com“ vor und scheiterte (PJS International SA v. Carl Johansson, WIPO Case No. D2013-0807), allerdings nicht an der Gegenwehr des Domaininhabers sondern wegen den Unzulänglichkeiten der eigenen Beschwerde. Soweit aus den Entscheidungsgründen ersichtlich, hat sich der Beschwerdeführer nicht einmal die Mühe gemacht, zu argumentieren, dass zwischen der Marke und dem Domainnamen eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit im Sinne des § 4(a)(i) der UDRP besteht sondern lediglich auf seine Markenrechte verwiesen. Wenngleich es ständige Rechtsprechung ist, dass ein Domainname, der eine Marke und zusätzliche beschreibende Bestandteile enthält, mit der enthaltenen Marke in aller Regel verwechslungsfähig ähnlich ist, wies das Schiedsgericht die Beschwerde schon an dieser Stelle ab und verwies darauf, dass der Beschwerdeführer nicht hinreichend vorgetragen habe:

The Complainant has established rights in PARAJUMPERS based on its two registered trademarks mentioned above.

However, the Complaint, which is extremely brief, does not discuss the requirement that the disputed domain name be identical or confusingly similar to the trademark. In its Complaint, under the heading referring to the first element of the Policy, the Complainant simply invokes its registered trademarks (as well as the exclusive licence which it granted to another party) and moves on.

In a communication to the Complainant dated May 15, 2013 requesting the Complainant to submit an amendment or amended Complaint in light of the fact the Complaint no longer concerns the domain name <parajumpers.eu>, the Center further asked the Complainant to confirm that it had no further comments in relation to the three elements under paragraph 4(a) of the Policy. Thereafter the Complainant incorporated into its amendment to the Complaint some slightly expanded comments in relation to the second and third elements but did not take the opportunity to enhance its submission under the first element.

While it may be said to be obvious that the combination of the trademark plus additional descriptive term would pass the threshold test for confusingly similarity (see paragraphs 1.2 and 1.9 of WIPO Overview 2.0), it is not unreasonable to expect the Complainant to take the trouble to actually state the argument.

In this case, the Panel is of the opinion that the Complainant’s submission does not even qualify as one which merely repeats or paraphrases the UDRP (see section 6.A above); it completely omits any discussion of the merits of a critical component, i.e., identity or confusing similarity between the Complainant’s trademark and the disputed domain name, which it has to prove.

For the above reasons, the Panel finds that the Complainant has failed to establish the first element of paragraph 4(a) of the Policy.

new gTLD: Auch Legal Rights Objections (LROs) gegen „LIMITED“, „TUNES“ und „EXPRESS“ zurückgewiesen

18. Juli 2013 | Kategorien: Domainrecht, Domains | Kein Kommentar

Nach den ersten Entscheidungen in Legal Rights Objection (LRO) Verfahren, über die bereits berichtet wurde, hat die WIPO in den letzten Tagen auch die Entscheidungen in den Verfahren um die beantragten gTLDs “LIMITED” (Limited Stores, LLC v. Big Fest LLC, WIPO Case No. LRO2013-0049), „TUNES“ (DotTunes Limited v. Amazon EU S.à.r.l., WIPO Case No. LRO2013-0065) und „EXPRESS“ (Express, LLC v. Sea Sunset, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0022) veröffentlicht. Sämtliche Objections wurden ebenfalls zurückgewiesen. Es zeigt sich, dass das Verfahren Rechteinhabern (sofern diese nicht bereits am Nachweis eigener Rechte gescheitert sind) in aller Regel richtigerweise keine Handhabe gibt, gegen Anträge auf Zuteilung von beschreibenden neuen Top-Level-Domains vorzugehen.

new gTLD: WIPO veröffentlicht erste Entscheidungen in Legal Rights Objection (LRO) Verfahren um „HOME“, „VIP“ und „RIGHTATHOME“

11. Juli 2013 | Kategorien: Domainrecht, Domains | 2 Kommentare

Die WIPO hat gestern die ersten drei Entscheidungen in Legal Rights Objection (LRO) Verfahren veröffentlicht. Bei diesem Verfahren handelt es sich um einen von mehreren im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Top-Level-Domains von der ICANN eingeführten Schutzmechanismus, mit dem es Markeninhabern ermöglicht wird, einem Antrag auf Zuteilung einer neuen Top-Level-Domain (new gTLD) mit dem Argument zu widersprechen, die beantragte Zeichenfolge beeinträchtige die Unterscheidungskraft einer Marke oder begründe eine Verwechslungsgefahr.

Die drei Entscheidungen betrafen die beantragten gTLDs „HOME“ (Defender Security Company v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0032), „VIP“ (I-REGISTRY Ltd v. Vipspace Enterprises LLC, WIPO Case No. LRO2013-0014) und „RIGHTATHOME“ (Right At Home v. Johnson Shareholdings, Inc., WIPO Case No. LRO2013-0030), in sämtlichen Fällen wurde die Objection zurückgewiesen. Besonders interessant ist aus meiner Sicht das Verfahren um „VIP“, da hier zwei Parteien aufeinander trafen, die beide einen Antrag auf Zuteilung der beschreibenden TLD „VIP“ (Abkürzung von „Very Important Person“) gestellt hatten. Der Panelist gelangte zu der aus meiner Sicht richtigen Überzeugung, dass die geplante Verwendung der TLD durch den Antragsteller die Markenrechte des Objectors, der sich in dem Verfahren auf Rechte an einer Gemeinschaftsmarke VIP stützte, die in Klassen 36, 41, 44 und 45 unter anderem für „Konnektierung und Verwaltung von Internet-Domains“ registriert ist, nicht verletzt.

Nintendo verliert UDRP-Verfahren um WiiU.com

5. Juli 2013 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Nintendo of America Inc. ging im Wege des UDRP-Verfahrens gegen den Inhaber des Domainnamens WiiU.com vor. Der Domainname entspricht der Bezeichnung der aktuellen stationären Videospielkonsole „Wii U“ von Nintendo, welche die „Wii“ im November letzten Jahres ablöste.

Das Panel verneinte in seiner Entscheidung (Nintendo of America Inc. v. Domain Privacy Group / Domain Admin, WIPO Case No. D2013-0322) richtigerweise einen Übertragungsanspruch, weil der Domainname bereits im Jahre 2004 registriert wurde, 2 Jahre vor Anmeldung der ersten Wii-Marke durch Nintendo. Es ist anerkannt, dass bei einem Domainnamen, der vor Entstehen der Rechte des Beschwerdeführers registriert wurde, die Voraussetzungen für eine bösgläubige Registrierung nach § 4(a)(i) der UDRP regelmäßig nicht gegeben sein können, weil der Domaininhaber keine Kenntnis von dem noch nicht existierenden Recht gehabt haben kann.

Wechsel an der Spitze des WIPO Arbitration and Mediation Center

1. Juli 2013 | Kategorien: Domains | Kein Kommentar

David Roache-Turner, langjähriger Leiter der Internet Dispute Resolution Section beim WIPO Arbitration and Mediation Center, verlässt die WIPO und kehrt nach Australien zurück. Bislang ist nicht bekannt, wer sein Nachfolger werden wird.

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