Beiträge mit dem Tag "Verwechslungsgefahr"

Google Inc. verliert UDRP-Verfahren um woogle.com

5. November 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Google Inc. ist mit dem Versuch gescheitert, den Domainnamen „woogle.com“ im Wege des UDRP-Verfahrens übertragen zu bekommen (Google Inc. v. Andrey Korotkov, NAF Claim No. 1463221). Das Schiedsgericht ging davon aus, dass das Zeichen „Woogle“ mit dem Zeichen „Google“ nicht verwechselt werden könne:

Complainant argues Respondent’s <woogle.com> domain name is confusingly similar to Complainant’s mark, merely replacing the letter “g” of the GOOGLE mark with the letter “w.”  The Panel notes the disputed domain name also adds the generic top-level domain (“gTLD”) “.com”, as must every domain name.  While changing a single letter is often not enough to differentiate a mark from a domain name, in this case the letter at issue is the first  letter.  This Panel does not believe Respondent’s disputed domain name can be confused with Complainant’s mark.

You win one, you lose one: Oakley, Inc. gewinnt UDRP-Verfahren um MyFakeOakleys.com

24. September 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Nachdem die Oakley, Inc. vor kurzem das UDRP-Verfahren um den Domainnamen „MyFakeOakleySunglasses.com“ verlor, konnte sie nun in einem gleich gelagerten Fall einen Erfolg verbuchen. Ein Schiedsgericht beim National Arbitration Forum (NAF) hat der UDRP-Beschwerde der Oakley, Inc. gegen den Inhaber des Domainnamens “MyFakeOakleys.com” stattgegeben (Oakley, Inc. v. H intel, NAF Claim No. 1456140).

Im Gegensatz zu Entscheidung im Verfahren um den Domainnamen „MyFakeOakleySunglasses.com“, in der der Schiedsrichter davon ausging, dass zwischen dem Domainnamen und den OAKLEY-Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne der UDRP bestehe, da der Bestandteil “Fake” klarstelle, dass es sich bei den angebotenen Waren nicht Produkte der Markeninhaberin handele, bejahte der Schiedsrichter im Verfahren um den Domainnamen „MyFakeOakleys.com“ die Verwechslungsgefahr zwischen den OAKLEY-Marken und dem streitgegenständlichen Domainnamen:

Complainant claims that Respondent’s <myfakeoakleys.com> domain name is confusingly similar to Complainant’s OAKLEY mark.  Complainant notes that Respondent’s disputed domain name combines Complainant’s mark with the generic terms “my” and “fake.”  Past panels have found that the addition of generic terms does not adequately distinguish the disputed domain name from a complainant’s mark.  See Disney Enter. v. Kudrna, FA 686103 (Nat. Arb. Forum June 2, 2006) (finding that the alterations to the complainant’s DISNEY mark in the respondent’s <finestdisneyhomes.com> domain name are insufficient to differentiate the domain name from the mark pursuant to Policy ¶ 4(a)(i)).  The Panel notes that the <myfakeoakleys.com> domain name also contains the added letter “s” and the generic top-level domain (“gTLD”) “.com.”  In Barnesandnoble.com LLC v. Your One Stop Web Shop, FA 670171 (Nat. Arb. Forum May 3, 2006), the panel found that the additions of the letter “s” and the generic top-level domains to the disputed <barnesandnobles.info> and <barnesandnobles.biz> domain names failed to avoid the confusing similarity between the domain names and the complainant’s BARNESANDNOBLE.COM mark pursuant to Policy ¶ 4(a)(i).  Consequently, the Panel holds that Respondent’s <myfakeoakleys.com> domain name is confusingly similar to Complainant’s OAKLEY mark under Policy ¶ 4(a)(i).

Wie bereits geäußert, halte ich diese Entscheidung für richtig. Interessant an den beiden Entscheidungen ist vor allem, dass die Parteien und – soweit ersichtlich – auch die Nutzung des jeweils beanstandeten Domainnamens identisch waren, so dass im Ergebnis zwei unterschiedliche rechtliche Beurteilungen des selben Sachverhalts vorliegen.

Oakley, Inc. verliert UDRP-Verfahren um MyFakeOakleySunglasses.com

28. August 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Ein Schiedsgericht beim National Arbitration Forum (NAF) hat die UDRP-Beschwerde der Oakley, Inc. gegen den Inhaber des Domainnamens „myfakeoakleysunglasses.com“ zurückgewiesen (Oakley, Inc. v. H intel, NAF Claim No. 1454892). In seiner Entscheidung ging der Schiedsrichter davon aus, dass zwischen dem Domainnamen und den OAKLEY-Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne der UDRP bestehe, da der Bestandteil „Fake“ klarstelle, dass es sich bei den angebotenen Waren nicht Produkte der Markeninhaberin handele und die Internetnutzer die Webseite gerade aus diesem Grund besuchen würden:

Complainant also asserts that Respondent’s <myfakeoakleysunglasses.com> domain name is confusingly similar to Complainant’s OAKLEY mark.  Clearly, the addition of the descriptive word “sunglasses” does not adequately distinguish Respondent’s domain from Complainant’s mark.  Complainant did not address the issue of whether the phrase “MyFake” to the beginning of the disputed domain name adequately differentiated the disputed domain from Complainant’s mark.  This is probably because no cases have been decided that address this issue.

There have been three cases where the domain name included the word “replica” at the end of the domain name, all of which resulted in a finding the disputed domain name was confusingly similar to the related mark without much discussion, eLuxury.com Inc. v WangJunJie, FA1075554 (Nat. Arb. Forum Nov. 30, 2007), Louis Vuitton Malletier S.A., L.L.C. v Iani Derdena, FA1178961 (Nat. Arb. Forum May 29, 2008) and American Express Marketing & Development Corp. v BCR / John Hayes, FA1449262 (Nat. Arb. Forum July 21, 2012).  The test under the UDRP is whether the domain name is “identical or confusingly similar”; not whether there is “confusion” nor whether the disputed domain name merely contains Complainant’s mark.

Complainant’s mark and the disputed domain name are not identical; they almost never are.  This Panel does not see a confusing similarity between Complainant’s mark and the disputed domain name, see Homer TLC, Inc. v GreenPeople, FA550345 (Nat. Arb. Forum October 25, 2005).  Everybody knows what the work “fake” means.  The word “fake” appears before the trademark in the domain name.  The web site makes it pretty clear these are counterfeit goods.  People are going to this web site because they know it isn’t affiliated with Complainant.  People are buying these good because the purchasers want to pretend they are Complainant’s goods.  While it would seem obvious there is trademark infringement, that is not the test under the UDRP.

Die Entscheidung ist in diesem Punkt höchst fragwürdig. Die ganz überwiegende Mehrheit der Schiedsgerichte geht davon aus, dass das Erfordernis der „confusing similarity“ im Sinne des § 4(a)(i) der UDRP immer dann erfüllt ist, wenn ein Domainname die Marke des Beschwerdeführers enthält, auch wenn darüber hinaus weitere beschreibende Bestandteile im Domainnamen enthalten sind. Insoweit ist anerkannt, dass sich die Anforderungen an eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit nach der UDRP von denen im klassischen Markenrecht unterscheiden.

Die Argumentation des Schiedsrichters erinnert an die bereits kurz nach Einführung der UDRP im jahr 1999 begonnene und langjährig geführte Diskussion, ob Domainnamen, die sog. pejorative Zusätze („sucks“, „fraud“ u.ä.) enthalten, mit einer Marke verwechslungsfähig ähnlich im Sinne der UDRP sein können. Hier wurde vornehmlich von US-amerikanischen Schiedsrichtern unter Verweis auf Entscheidungen US-amerikanischer Gerichte die Mindermeinung vertreten, dass die Hinzufügung pejorativer Zusätze eine Verwechslungsgefahr schlicht ausschließe, da kein vernünftiger und umsichtiger Internetnutzer („reasonably prudent user“) einen entsprechenden Domainnamen mit einer Marke verwechseln würde. Diese Auffassung dürfte heute als gänzlich überholt angesehen werden und wurde, soweit ersichtlich, zuletzt 2010 von einer US-amerikanischen Schiedsrichterin vertreten (Gary Kompothecras v. ProLawUSA, NAF Claim No. 1328818, <askgarysucks.com>; Toyota Marin v. Issue Click a/k/a The IssueClick Group, NAF Claim No. 1303054, <toyotamarinsucks.com>).

UDRP: BigAirFans.com nicht verwechslungsfähig mit Marke BIG ASS FANS

15. August 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Kein Kommentar

Ein unter der Marke BIG ASS FANS auftretender US-amerikanischer Hersteller von Ventilatoren (was auch sonst) scheiterte bei dem Versuch, den Domainnamen „BigAirFans.com“ im Wege des UDRP-Verfahrens übertragen zu bekommen (Delta T. Corporation v. Yang hui, NAF Claim No. 1449126). Der Schiedsrichter sah schon keine Ähnlichkeit zwischen der Marke des Beschwerdeführers und dem Domainnamen, die nach § 4(a)(i) der UDRP für einen Übertragungsanspruch erforderlich ist:

Complainant asserts that the <bigairfans.com> domain name is confusingly similar to its BIG ASS FANS mark. The Panel notes that the disputed domain name contains the middle word “air” rather than “ass”. The Panel finds this change to the disputed domain name to be highly significant since the other two words in the BIG ASS FAN mark appear to be descriptive and the word “Ass” appears to be the dominant portion of the mark.  This Panel therefore finds that the <bigairfans.com> domain name not to be confusingly similar to Complainant’s mark.

Coca-Cola verliert Rechtsstreit gegen PepsiCo wegen Verletzung ihrer dreidimensionalen Marke „Konturflasche“ (LG Hamburg – Az. 315 O 310/11)

20. Juni 2012 | Kategorien: Markenrecht | Kein Kommentar

Das LG Hamburg hat mit Urteil vom 31.05.2012 (Az.: 315 O 310/11, nicht rechtskräftig) die Klage von Coca-Cola gegen PepsiCo wegen Verletzung ihrer dreidimensionalen Marke „Konturflasche“ abgewiesen. Coca-Cola hatte mit der Klage versucht, PepsiCo die Benutzung der sog. Carolina-Flasche zu untersagen, die PepsiCo seit 2010 verwendet.

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass Coca-Cola kein Anspruch wegen Markenrechtsverletzung zustehe, da es an einer hinreichenden Ähnlichkeit der betroffenen Flaschen fehle. Deshalb werde durch die Carolina-Flasche in den Augen der angesprochenen Verbraucher weder das „Image“ von Coca-Cola ausgenutzt, noch die Kennzeichnungskraft der Konturflasche als Marke beschädigt. Mangels hinreichender Ähnlichkeit werde auch nicht die Gefahr einer Verwechslung der Carolina-Flasche mit der geschützten Coca-Cola Konturflasche begründet. Die angesprochenen Verbraucher stellten aufgrund der deutlichen Abweichungen zwischen den Flaschen keine gedankliche Verbindung zwischen der Carolina-Flasche und der Coca-Cola Konturflasche her.

EuGH: Keine Verwechslungsgefahr zwischen „GTI“ und „SWIFT GTi“ (Rechtssache T-63/09)

23. März 2012 | Kategorien: Markenrecht | Kein Kommentar

Der EuGH hat den Widerspruch der Volkswagen AG aus der Marke „GTI“ gegen die Eintragung der Marke „SWIFT GTi“ von Suzuki zurückgewiesen (Volkswagen AG ./. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), Rechtssache T-63/09).

Volkswagen hatte gegen die Eintragung Widerspruch erhoben und die Auffassung vertreten, zwischen den beiden Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Der EuGH verneinte dies unter dem Hinweis, dass die Bezeichnung „GTI“ als Abkürzung des Begriffes „Gran Turismo Injektion“ von vielen Autoherstellern benutzt werde, um auf technische Merkmale bestimmter Modelle hinzuweisen. Im Ergebnis reiche der Zeichenbestandteil „SWIFT“ zur Unterscheidung der gegenüberstehenden Marken aus.

bcc.de: BGH zu den Voraussetzungen eines Löschungsanspruchs bei Domainnamen (Urteil vom 20.01.2011 – I ZR 10/09)

4. August 2011 | Kategorien: Domainrecht, Markenrecht | Kein Kommentar

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in einem Streit zwischen zwei Firmen, die beide das Firmenschlagwort „BCC“ verwenden, über die geltend gemachten Unterlassungsansprüche zu entscheiden (Urteil vom 20.01.2011, Az.: I ZR 10/09).

Dabei ging es hauptsächlich um die Frage, unter welchen  Voraussetzungen eine Branchenähnlichkeit zwischen zwei Unternehmen besteht, die regelmäßig Voraussetzung für markenrechtliche Unterlassungsansprüche aus geschäftlichen Bezeichnungen nach § 15 Abs. 2 MarkenG ist.

Die Leitsätze des BGH lauten:

a) Die Grenzziehung zwischen Branchenähnlichkeit und Branchenunähnlichkeit bei der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG ist ebenso wie diejenige zwischen Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und -unähnlichkeit bei der Verwechslungsprüfung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens abhängig.

b) Bestehen die Geschäftsfelder der Parteien in der Erbringung von Dienstleistungen, ist zur Beurteilung der Branchennähe regelmäßig auf diese Dienstleistungen und nicht auf die Mittel abzustellen, deren sich die Parteien hierbei bedienen.

c) Will der in erster Instanz erfolgreiche Kläger in der Berufungsinstanz erstmals einen zusätzlichen Anspruch in den Rechtsstreit einführen (hier: Anspruch auf Urteilsbekanntmachung wegen Kennzeichenverletzung) oder seinen schon in erster Instanz geltend gemachten Anspruch auf einen weiteren Klagegrund (etwa ein weiteres Kennzeichen) stützen, muss er sich der Berufung des Beklagten anschließen.

Interessant sind die weiteren Ausführungen des Gerichts in der Urteilsbegründung, mit welchem der BGH dem Berufungsgericht, dass nach Zurückweisung erneut über den Rechtsstreit zu entscheiden hat, einige Hinweise gibt.

In diesem Zusammenhang stellt der BGH die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung eines Domainnamens auf markenrechtlicher und namensrechtlicher Grundlage nochmals fest. Danach setzt ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung eines Domainnamens auf markenrechtlicher Grundlage voraus, dass jedwede Belegung der unter dem Domainnamen betriebenen Internetseite eine Verletzungshandlung darstellt, also auch außerhalb der bisherigen Tätigkeitsbereiche der Beklagten. Ferner weist der BGH darauf hin, dass in Fällen, in denen beide Parteien berechtigte Namensträger sind, auch kein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung auf Grundlage von § 12 BGB besteht sondern vielmehr die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen Anwendung finden, nach denen ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung eines Domainnamens nur dann besteht, wenn die Interessen der beklagten Partei an der Benutzung des Namens in ihrem Domainnamen eindeutig hinter denjenigen der klagenden Partei zurücktreten müssen.

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