Oakley, Inc. verliert UDRP-Verfahren um MyFakeOakleySunglasses.com

28. August 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Bislang keine Kommentare

Ein Schiedsgericht beim National Arbitration Forum (NAF) hat die UDRP-Beschwerde der Oakley, Inc. gegen den Inhaber des Domainnamens „myfakeoakleysunglasses.com“ zurückgewiesen (Oakley, Inc. v. H intel, NAF Claim No. 1454892). In seiner Entscheidung ging der Schiedsrichter davon aus, dass zwischen dem Domainnamen und den OAKLEY-Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne der UDRP bestehe, da der Bestandteil „Fake“ klarstelle, dass es sich bei den angebotenen Waren nicht Produkte der Markeninhaberin handele und die Internetnutzer die Webseite gerade aus diesem Grund besuchen würden:

Complainant also asserts that Respondent’s <myfakeoakleysunglasses.com> domain name is confusingly similar to Complainant’s OAKLEY mark.  Clearly, the addition of the descriptive word “sunglasses” does not adequately distinguish Respondent’s domain from Complainant’s mark.  Complainant did not address the issue of whether the phrase “MyFake” to the beginning of the disputed domain name adequately differentiated the disputed domain from Complainant’s mark.  This is probably because no cases have been decided that address this issue.

There have been three cases where the domain name included the word “replica” at the end of the domain name, all of which resulted in a finding the disputed domain name was confusingly similar to the related mark without much discussion, eLuxury.com Inc. v WangJunJie, FA1075554 (Nat. Arb. Forum Nov. 30, 2007), Louis Vuitton Malletier S.A., L.L.C. v Iani Derdena, FA1178961 (Nat. Arb. Forum May 29, 2008) and American Express Marketing & Development Corp. v BCR / John Hayes, FA1449262 (Nat. Arb. Forum July 21, 2012).  The test under the UDRP is whether the domain name is “identical or confusingly similar”; not whether there is “confusion” nor whether the disputed domain name merely contains Complainant’s mark.

Complainant’s mark and the disputed domain name are not identical; they almost never are.  This Panel does not see a confusing similarity between Complainant’s mark and the disputed domain name, see Homer TLC, Inc. v GreenPeople, FA550345 (Nat. Arb. Forum October 25, 2005).  Everybody knows what the work “fake” means.  The word “fake” appears before the trademark in the domain name.  The web site makes it pretty clear these are counterfeit goods.  People are going to this web site because they know it isn’t affiliated with Complainant.  People are buying these good because the purchasers want to pretend they are Complainant’s goods.  While it would seem obvious there is trademark infringement, that is not the test under the UDRP.

Die Entscheidung ist in diesem Punkt höchst fragwürdig. Die ganz überwiegende Mehrheit der Schiedsgerichte geht davon aus, dass das Erfordernis der „confusing similarity“ im Sinne des § 4(a)(i) der UDRP immer dann erfüllt ist, wenn ein Domainname die Marke des Beschwerdeführers enthält, auch wenn darüber hinaus weitere beschreibende Bestandteile im Domainnamen enthalten sind. Insoweit ist anerkannt, dass sich die Anforderungen an eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit nach der UDRP von denen im klassischen Markenrecht unterscheiden.

Die Argumentation des Schiedsrichters erinnert an die bereits kurz nach Einführung der UDRP im jahr 1999 begonnene und langjährig geführte Diskussion, ob Domainnamen, die sog. pejorative Zusätze („sucks“, „fraud“ u.ä.) enthalten, mit einer Marke verwechslungsfähig ähnlich im Sinne der UDRP sein können. Hier wurde vornehmlich von US-amerikanischen Schiedsrichtern unter Verweis auf Entscheidungen US-amerikanischer Gerichte die Mindermeinung vertreten, dass die Hinzufügung pejorativer Zusätze eine Verwechslungsgefahr schlicht ausschließe, da kein vernünftiger und umsichtiger Internetnutzer („reasonably prudent user“) einen entsprechenden Domainnamen mit einer Marke verwechseln würde. Diese Auffassung dürfte heute als gänzlich überholt angesehen werden und wurde, soweit ersichtlich, zuletzt 2010 von einer US-amerikanischen Schiedsrichterin vertreten (Gary Kompothecras v. ProLawUSA, NAF Claim No. 1328818, <askgarysucks.com>; Toyota Marin v. Issue Click a/k/a The IssueClick Group, NAF Claim No. 1303054, <toyotamarinsucks.com>).

Bereits über 6.500 Stellungnahmen zu beantragten neuen Top-Level-Domains

27. August 2012 | Kategorien: Domains | Bislang keine Kommentare

Die Frist, innerhalb derer Dritte Stellungnahmen zu einzelnen im Rahmen des new gTLD-Programms der ICANN beantragten neuen Top-Level-Domains abgeben können, wurde, wie bereits berichtet, bis zum 26.09.2012 verlängert. Bis zum heutigen Tag wurden bereits über 6.500 Stellungnahmen eingereicht. Die meisten wurden von den Rechtsabteilungen einiger Konzerne sowie einzelner Regulierungsbehörden abgegeben, darunter auch Saudi-Arabien, das gegen eine Zuteilung der TLDs „.gay“, „.porn“, „.bible“, „.catholic“, „.wine“ und „.baby“ ist, wie die Welt, heise und die Süddeutsche berichten.

UDRP: BigAirFans.com nicht verwechslungsfähig mit Marke BIG ASS FANS

15. August 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Bislang keine Kommentare

Ein unter der Marke BIG ASS FANS auftretender US-amerikanischer Hersteller von Ventilatoren (was auch sonst) scheiterte bei dem Versuch, den Domainnamen „BigAirFans.com“ im Wege des UDRP-Verfahrens übertragen zu bekommen (Delta T. Corporation v. Yang hui, NAF Claim No. 1449126). Der Schiedsrichter sah schon keine Ähnlichkeit zwischen der Marke des Beschwerdeführers und dem Domainnamen, die nach § 4(a)(i) der UDRP für einen Übertragungsanspruch erforderlich ist:

Complainant asserts that the <bigairfans.com> domain name is confusingly similar to its BIG ASS FANS mark. The Panel notes that the disputed domain name contains the middle word “air” rather than “ass”. The Panel finds this change to the disputed domain name to be highly significant since the other two words in the BIG ASS FAN mark appear to be descriptive and the word “Ass” appears to be the dominant portion of the mark.  This Panel therefore finds that the <bigairfans.com> domain name not to be confusingly similar to Complainant’s mark.

Weitere Verzögerungen bei der Einführung der neuen Top-Level-Domains

14. August 2012 | Kategorien: Domains | Bislang keine Kommentare

ICANN hat die Frist, während derer Dritte die Anträge auf Zuteilung einer neuen Top-Level-Domain kommentieren können, auf vielfachen Antrag um 45 Tage bis zum 26. September 2012 verlängert. Damit verzägert sich die Einführung der neuen Top-Level-Domains nochmals, nachdem erst vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass die Einführung der ersten neuen Top-Level-Domains nicht wie zunächst geplant schon im Frühjahr 2013 sondern frühestens im Herbst 2013 erfolgen kann. Bewerber, die ihren Businessplan auf ein bestimmtes Einführungsdatum hin erstellt haben, dürften langsam nervös werden.

DomainHoster.info – Markeninhaber scheitert mit UDRP-Verfahren

13. August 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Bislang keine Kommentare

Der deutsche Inhaber der Gemeinschaftsmarke Nr. 010092666 (Darstellung siehe links) ging im Wege einer Beschwerde nach der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) gegen den österreichischen Inhaber des Domainnamens “DomainHoster.info” vor, der bereits am 21.09.2001 registriert wurde, fast 10 Jahre vor Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

Das Schiedsgericht der WIPO kam in seiner Entscheidung richtigerweise zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Übertragung des Domainnamens nicht vorliegen (Marco Aurich v. Johannes Kuehrer, World4You Webservice, WIPO Case No. D2012-1147). [Weiterlesen]

DENIC eG veröffentlicht Domain-Statistiken 2011 für .de

13. August 2012 | Kategorien: Domains | Bislang keine Kommentare

Wie jedes Jahr hat die DENIC eG als Vergabestelle der Domainnamen unter der ccTLD „.de“ auch für das Jahr 2011 statistische Auswertungen erstellt. Danach führt die Stadt Osnabrück mit 749 .de-Domains je 1.000 Einwohner bei der Anzahl der Pro-Kopf-Domainnamen vor München (452) und Bonn (411). Weitere statistische Informationen zur regionalen Verteilung der .de-Domains Ende 2011 finden sich auf den Webseiten der DENIC eG.

Einführung der neuen Top-Level-Domains verzögert sich

6. August 2012 | Kategorien: Domains | Bislang keine Kommentare

Die Einführung der ersten neuen Top-Level-Domains wird nicht, wie ursprünglich von der ICANN geplant, schon im Frühjahr 2013 sondern frühestens im Herbst erfolgen können. Hintergrund für die Verzögerung ist, dass ICANN den ursprünglichen Plan, die Bewerbungen in sog. „Batches“ von 500 Bewerbungen abzuarbeiten, mittlerweise aufgeben musste und nun sämtliche 1.930 Bewerbungen abarbeiten wird, bevor erste Ergebnisse veröffentlicht werden können. Nach einer aktuellen Stellungnahme der ICANN geht diese davon aus, dass die Prüfung sämtlicher Bewerbungen 11-12 Monate dauern wird.

DietsDontWork.com – Autor des Buchs „Diets Don’t Work“ scheitert im UDRP-Verfahren

31. Juli 2012 | Kategorien: Domainrecht, UDRP | Bislang keine Kommentare

Der Autor des nach eigenen Aussagen bekannten Buchs „Diets Don’t Work“ scheiterte bei dem Versuch, den Domainnamen „DietsDontWork.com“ im UDRP-Verfahren übertragen zu bekommen (Walter P. Maksym, Jr. v. Dzone Inc., Yeonju Hong, WIPO Case No. D2012-0869).

Da der Beschwerdeführer keine Markenrechte an der Bezeichnung „Diets Don’t Work“ hat, hätte er, um im UDRP-Verfahren erfolgreich sein zu können, nachweisen müssen, dass die Bezeichnung auf Grund erfolgter Benutzung Verkehrsgeltung erlangt hat (vgl. hierzu auch den Beitrag UDRP und Titelschutz? WeWillRockYou.com). Dieser Nachweis gelang dem Beschwerdeführer allerdings nicht, da die diesbezüglichen Behauptungen nach Ansicht des Schiedsgerichts nicht hinreichend belegt wurden:

The fact that the Complainant is the owner of the copyright in a book titled “Diets Don’t Work” does not on its own satisfy the first element. The Consensus View makes it clear that the Complainant typically has to show that the name has become a distinctive identifier associated with the Complainant or his goods and services. The Complainant has made a number of assertions in relation to the fame of the Book and the long and extensive use of the name. However the Panel finds the Complainant has failed to provide sufficient supporting evidence to substantiate these claims.

Aside from the claim on the cover of the book that over 600,000 copies have been sold, the Complainant has not provided any sales or advertising figures in relation to the book and all the other related activities done under the name “Diets Don’t Work”. It is also not clear when the 600,000 copies were sold. The Panel looked at the soft copy of the book on sale on the Amazon website and the copyright notice on the inside cover appears to suggest that the book was printed in 1996. There is an absence of any information as to what the recent sales figures are which is crucial in making any determination in relation to the reputation and goodwill in the mark “Diets Don’t Work” acquired by the Complainant.

It is not clear from the allegations made in the Complaint when the book was on the New York Times Bestseller list, recommended by the various universities, featured on the various television shows or quoted in the various magazines and journals. No evidence was submitted to substantiate these claims and if the publicity of the book occurred only in the early 1980s when the book was first published, that will affect the relevance of the promotional activities of a claim that the Complainant has common law rights in “Diet Don’t Work” mark at this time.



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