Archiv für den 20. August 2013

BGH zur Verwirkung von markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen (Urteil vom 15. August 2013 – I ZR 188/11 – Hard Rock Café)

20. August 2013 | Kategorien: Markenrecht | Kein Kommentar

Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob der weltweit tätigen Hard Rock-Gruppe Unterlassungsansprüche gegen das „Hard Rock Cafe Heidelberg“ zustehen. Ausweislich der Pressemitteilung wies der BGH die Klage im Hinblick auf die geschäftliche Bezeichnung zurück, da diesbezügliche Ansprüche verwirkt seien, weil die Klägerinnen diese Firmierung nach Rücknahme des Antrags auf einstweilige Verfügung mehr als 14 Jahre geduldet haben.

Hinsichtlich des Vertriebs konkret bezeichneter Merchandising-Artikel hat der BGH der Klage stattgegeben, das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache im übrigen Umfang der Aufhebung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Zur Begründung heißt es in der Pressemitteilung:

Rechtsfolge der Verwirkung im Marken- und Lauterkeitsrecht ist allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte wegen bestimmter, bereits begangener oder noch andauernder Rechtsverletzungen nicht mehr durchsetzen kann. Bei wiederholten, gleichartigen Verletzungshandlungen lässt jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen. Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers kann insoweit kein berechtigtes Vertrauen darauf begründen, derartiges Verhalten werde weiterhin geduldet. Jedes Angebot und jeder Verkauf eines Merchandising-Artikels, jede neue Werbung und jeder neue Internetauftritt sind für die Frage der Verwirkung daher gesondert zu betrachten.

Der Vertrieb der Merchandising-Artikel durch die Beklagten verletzt die Markenrechte der Klägerin zu 2. Er verstößt auch gegen das wettbewerbsrechtliche Irreführungsverbot. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Beklagten den Vertrieb derartiger Produkte in Deutschland möglicherweise schon vor der Klägerin aufgenommen haben. Das Restaurant der Beklagten befindet sich in bester touristischer Lage Heidelbergs. Ein erheblicher Teil seiner Kunden sind ortsfremde Gäste, denen die Hard-Rock-Cafés der Klägergruppe bekannt sind, die aber nicht wissen, dass das Restaurant der Beklagten nicht dazu gehört. Diese Irreführung müssen die Beklagten unterbinden.

Über die weiteren Ansprüche der Klägerinnen konnte der Bundesgerichtshof nicht abschließend entscheiden. Insoweit wird es unter anderem darauf ankommen, ob die Beklagten für die Bezeichnung „Hard Rock Cafe Heidelberg“ schon einen Schutz als Unternehmenskennzeichen im Raum Heidelberg erworben hatten, bevor für die Klägerin zu 2 Marken in Deutschland angemeldet worden sind. Soweit den Beklagten die weitere Verwendung der Logos „Hard Rock Cafe“ zu gestatten sein sollte, müssten sie durch klarstellende Zusätze Verwechslungen mit den Restaurants der Klägerinnen ausschließen.

new gTLD: Erste erfolgreiche Legal Rights Objections (LROs) veröffentlicht

20. August 2013 | Kategorien: Domainrecht, Domains, new gTLD | Kein Kommentar

Die Liste der erfolglosen Legal Rights Objections (LRO)  wird immer länger. Neben den bislang veröffentlichten Entscheidungen wurden zwischenzeitlich insgesamt 21 weitere Entscheidungen veröffentlicht, die sämtlich zu Gunsten des Widerspruchsgegners entschieden wurden:

Interessant von diesen Entscheidungen sind vor allem die MERCK und EMERCK-Entscheidungen. Bei der Merck & Co, Inc. handelt es sich um einen früheren Teil der Merck KGaA, der als Folge des 2. Weltkriegs abgespalten wurde. Das Panel stellte zur Frage einer möglichen Verwechslungsgefahr fest:

It is possible that Applicant’s use of the Disputed gTLD String could create a likelihood of confusion with Objector’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the Disputed gTLD String. However, such possible confusion would not be greater than any that may already exist as a result of two similar companies using a similar trademark as the result of a common history. Applicant has made it clear that it will take all necessary measures, including geo-targeting, to avoid that Internet users in the territories in which Objector has trademark rights, will be able to visit websites that use the Disputed gTLD String. Should Applicant use the Disputed gTLD String in a way that infringes the rights of Objector, Objector shall be free to take the appropriate legal measures.

Die erste erfolgreiche Objection war das Verfahren um die new gTLD DELMONTE (Del Monte Corporation v. Del Monte International GmbH, WIPO Case No. LRO2013-0001), in welchem ein Markeninhaber gegen einen seiner Lizenznehmer vorging. Wenig überraschend konnte der Lizenzgeber in dem Verfahren obsiegen:

The Panel majority considers that the applied-for gTLD string, being identical to the Objector’s well-known mark, and given the nature of the Respondent’s proposed use, will create a likelihood of confusion between the gTLD and the Objector’s mark. The Panel must conclude, however, that the gTLD creates an impermissible likelihood of confusion in order to sustain the Objection. Several LRO panels have considered that a respondent’s behaviour, short of bad faith, may be relevant to this determination.

[…]

The Panel majority finds that there is something untoward about the Respondent’s behaviour in this case. As previously indicated, the Respondent arguably violated the terms of its Licence Agreements with
the Objector by acquiring trade mark registrations that under the circumstances might have been acquired to bolster the Respondent’s eventual gTLD application. In light of all the attendant circumstances, and
considering such untoward behaviour, the Panel majority believes the gTLD creates an impermissible likelihood of confusion between the gTLD and the Objector’s mark.

Auch im Verfahren um die TLD DIRECT (The DirecTV Group Inc. v. Dish DBS Corporation, WIPO Case No. LRO2013-0005) konnte der Objector obsiegen. Hier versuchte tatsächlich ein direkter Konkurrent des Objectors (beide bieten als direkte Konkurrenten auf dem US-amerikanischen Markt Satelliten-TV an), sich den TLD-String zu sichern, der dem übereinstimmenden Bestandteil der Serienmarke des Objectors entspricht, um diesen beschreibend zu benutzen. Soweit ersichtlich handelt es sich bei diesem Verfahren um das bislang einzige, bei dem man von Top-Level-Domain-Grabbing sprechen könnte, dem originären Anwendungsbereich des Legal Rights Objection Verfahrens.

Aktueller Zwischenstand: 
Objection Rejected: 46
Ojection Upheld: 2
Terminated: 5
Pending: 16



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