UDRP: octopus.com – über den Umgang mit werthaltigen Domainnamen

22. Juni 2011 | Kategorien: UDRP

Erst jüngst wurde vor der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO), einem der insgesamt vier Streitbeilegungsanbieter für Verfahren nach der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ein interessantes Verfahren um den Domainnamen “octopus.com” entschieden (Octopustravel Group Limited v. Alexander Rosenblatt aka Yana Belkova, WIPO Case No. D2011-0417), interessant nicht zuletzt deshalb, weil es sich bei “Octopus” um einen beschreibenden Begriff handelt und der Domainname bereits im Jahre 1986 als 42. Domainname überhaupt erstmals registriert wurde, 13 Jahre vor der Gründung der Beschwerdeführerin.

Was auf den ersten Blick wie eine glatte Fehlentscheidung klingt und entsprechend auch in einigen Weblogs und Foren kommentiert wurde (siehe hier und hier) entpuppt sich bei näherer Betrachtungsweise als konsequente Umsetzung der Regelungen der UDRP und derer Ausgestaltung durch die Schiedsgerichte in den letzten 12 Jahren seit Einführung der UDRP.


Zunächst erscheint auf den ersten Blick verwunderlich, wie ein Domainname, der zu einem Zeitpunkt registriert wurde, zu dem die Beschwerdeführerin noch gar nicht existierte, bösgläubig im Hinblick auf deren Markenrechte registriert worden sein soll, wie von § 4(a)(iii) der UDRP (“your domain name has been registered and is being used in bad faith”) gefordert. Allerdings zählt in diesem Zusammenhang nicht nur die erstmalige Registrierung, vielmehr ist regelmäßig auch eine nachträgliche Übertragung eines Domainnamens an einen Dritten als Registrierung im Sinne der UDRP anzusehen, wie das Schiedsgericht richtigerweise festgestellt hat (vgl. auch Substance Abuse Management, Inc. v. Screen Actors Modesl [sic] International, Inc. (SAMI), WIPO Case No. D2001-0782; PAA Laboratories GmbH v. Printing Arts America, WIPO Case No. D2004-0338). Im vorliegenden Fall kam es daher nicht auf das Jahr 1986 sondern vielmehr auf den Zeitpunkt der Akquisition des Domainnamens durch die Beschwerdegegnerin im Jahre 2006 an, zu dem diese als ehemalige Mitarbeiterin der Beschwerdeführerin selbstverständlich Kenntnis von deren Rechten hatte.

Darüber hinaus handelt es sich bei “Octopus” zwar um einen beschreibenden Begriff mit der Folge, dass die Domaininhaberin sich nach der Rechtsprechung der Schiedsgerichte unter bestimmten Umständen auf eigene Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen nach §§ 4(c) i.V.m. 4(a)(ii) der UDRP hätte berufen können (vgl. bspw. die Entscheidungen Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No.D2000-0016 (allocation.com) et al.; Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon, WIPO Case No.D2000-1270 (lovelygirls.com); Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. v. Nett Corp., WIPO Case No.D2001-0031 (sweeps.com)). Nach der Rechtsprechung der Schiedsgerichte kann in diesem Zusammenhang jedoch auch entscheidungserheblich sein, ob es sich um eine berühmte Marke handelt, ob der Domaininhaber weitere beschreibende Domainnamen registriert hat, wodurch sein Vortrag, dass der Domainname wegen seines beschreibenden Inhalts registriert wurde, an Glaubwürdigkeit gewinnt, oder ob der Domainname tatsächlich in Verbindung mit seinem beschreibenden Inhalt genutzt wurde. Letzteres wurde der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren zum Verhängnis, da der Domainname lediglich per “copy and paste” mit Webinhalten zum Thema “Tintenfisch” gefüllt war, daneben jedoch auch Werbeanzeigen von Konkurrenten der Beschwerdeführerin enthielt, die deren Markenrechte verletzten.

Im Ergebnis ist die Entscheidung unter Würdigung des konkreten Sachverhalts ohne Weiteres nachvollziehbar und richtig und lehrt, dass selbst beschreibende Domainnamen, die einen hohen wirtschaftlichen Wert verkörpern und regelmäßig nur schwer von Markeninhabern angreifbar sind, bei einer falschen Nutzung in einem UDRP-Verfahren verloren werden können.

Weitere Informationen zur UDRP finden Sie im Beitrag Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

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