BPM legal stellt Löschungsantrag gegen Marke „Black Friday“

8. November 2016 | Kategorien: Marken, Markenrecht | 1 Kommentar

Wir haben im Namen einer Mandantin einen Löschungsantrag gegen die unter anderem für diverse Einzelhandelsdienstleistungen eingetragene deutsche Marke „Black Friday“ (Registernummer 30 2013 057 574, eingetragen am 20.12.2013 für die Super Union Holdings Ltd., Hong Kong) gestellt. Nach eigenen Angaben ist die in München ansässige Black Friday GmbH Lizenznehmerin der Marke.

Der Begriff „Black Friday“ stammt ursprünglich aus den USA und bezeichnet den Freitag nach dem traditionellen Familienfest Thanksgiving. Dieses verlängerte Wochenende markiert jedes Jahr den Beginn der konsumstarken Weihnachtssaison für den Einzelhandel. Nahezu alle Händler führen am „Black Friday“ besondere Verkaufsaktionen mit hohen Rabatten durch. Für die Wirtschaft ist der Umsatz dieses Tages ein wichtiger Stimmungsindikator.

In Deutschland wurde die erste „Black Friday“-Verkaufsaktion vor über zehn Jahren von Apple durchgeführt. In den Folgejahren übernahm nahezu der gesamte deutsche Handel das Datum, um mit speziellen Angeboten und Aktionen mit eintägigen Sonderrabatten unter dem Schlagwort „Black Friday“ zu werben. Während der „Black Friday“ in den USA hauptsächlich vor Ort in den Geschäften und Filialen der Einzelhändler stattfindet, werden in Deutschland die meisten Rabatte online angeboten. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) stuft den „Black Friday“ als wichtigen Impuls für Kunden und Händler ein.

Wir gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Marke „Black Friday“ vom Amt zu Unrecht eingetragen wurde, da schon zum Zeitpunkt der Markenanmeldung ein Freihaltungsbedürfnis bestand und es sich darüber hinaus schon damals nachweislich um eine in Deutschland übliche und daher für den angesprochenen Verkehr beschreibende Angabe gehandelt hat, vergleichbar mit „Valentinstag“, „Muttertag“ oder „Winterschlussverkauf“.

Sollte das Löschungsverfahren Erfolg haben, wird die Marke „Black Friday“ endgültig gelöscht. Es besteht dann kein Risiko mehr, im Wege der Abmahnung oder einstweiligen Verfügung in Anspruch genommen zu werden. Wir werden an dieser Stelle weiter über das Löschungsverfahren berichten.

Durchsetzung von Namensrechten bei ausländischen ccTLDs – BGH postuliert Schutzlandprinzip im Domainrecht

27. Juli 2016 | Kategorien: ccTLD, Domainrecht, Internetrecht, Namensrecht | Bislang keine Kommentare

Mit Urteil vom 28.04.2016 (I ZR 82/14) entschied der BGH, dass Ansprüche aus § 12 S.1 BGB gegenüber dem Inhaber einer unter einer ausländischen ccTLD registrierten Domain eine konkrete Verletzung schutzwürdiger Interessen des Rechteinhabers an der Benutzung seines Namens mit der zugehörigen ccTLD im jeweiligen Land voraussetzen.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin, die ProfitBricks GmbH, ist ein Dienstleistungsunternehmen das Kunden eine flexible virtualisierte Infrastruktur (IaaS), unter anderem auf Servern und Netzwerken, zur Verfügung stellt. Sie ist seit Anfang 2010 im Handelsregister eingetragen und unter den Domains „profitbricks.de“ und „profitbricks.com“ erreichbar. Der Beklagte registrierte im Juni 2010 die Domains „profitbricks.es“, „profitbricks.us“, „profitbricks.org“, „profitbrick.com“ und „profitbrick.de“ auf seinen Namen. Diese enthielten zwar keinen Inhalt, leiteten aber auf ein Webmail-Interface eines Internet-Service-Providers weiter.

Die ProfitBricks GmbH verklagte den Domaininhaber auf Unterlassung der Verwendung der Domains im geschäftlichen Verkehr sowie auf Einwilligung zur Löschung und Dekonnektierung gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen.

Der BGH entschied zu dem auf das Namensrecht der Klägerin gestützten Löschungsanspruch hinsichtlich der Domains „profitbricks.es“ und „profitbricks.us“ zunächst, dass dieser Namensrechte an den Domains zuständen und auch die obligatorische Zuordnungsverwirrung aufgrund des nicht berechtigten Gebrauchs durch den Beklagten gegeben sei.

Eine Verletzung schutzwürdiger Interessen sei jedoch, entgegen der Feststellungen des Berufungsgerichts, nicht gegeben. Die Klägerin habe nicht substantiiert dargelegt, dass sie auf dem spanischen und US-amerikanischen Markt geschäftlich vertreten sei und ein hieraus resultierendes ausreichendes Interesse an der Nutzung ihres Namens mit der jeweiligen ccTLD habe. Während bei einem deutschen Unternehmen das Interesse der Verwendung des eigenen Namens in Verbindung mit einer .de-Domain indiziert sei, könne dieses für andere ccTLDs nicht so leicht angenommen werden. Für die Darlegung des schutzwürdigen Interesses an der Verwendung ausländischer ccTLDs sei der gleiche Maßstab anzulegen, wie für das Interesse von ausländischen Unternehmen an der Verwendung einer .de-Domain. Dieser sei jedoch im konkreten Fall nicht erfüllt.

Fazit:

Im Grunde bringt das Urteil keine bahnbrechenden Neuerungen, sondern bestätigt lediglich die Notwendigkeit des allgemeinen Darlegungserfordernisses der Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen, welches im vorliegenden Fall, anders als im gleich gelagerten Urteil des OLG Köln vom 30.04.2010 (6 U 208/09) zur Domain „fcbayern.es“, abgelehnt wurde.

(Ein Beitrag unseres Praktikanten Florian Seiter)

In eigener Sache: Länderbericht Deutschland in „Getting the Deal Through – Domains & Domain Names 2016“

6. Juli 2016 | Kategorien: Domainrecht | Bislang keine Kommentare

Vor kurzem ist die aktualisierte Version meines Beitrags „Domainrecht in Deutschland“ in der Publikationsreihe „Getting the Deal Through“ erschienen, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Brigitte Joppich verfasst habe. Der Beitrag steht hier als PDF zum Download bereit („Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Domains & Domain Names 2016, (published in May 2016; contributing editor: Flip Petillion, Crowell & Moring LLP) For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.“). Viel Spaß bei der Lektüre.

BGH bestätigt Titelschutz für Apps, verneint jedoch Rechte an der beschreibenden Bezeichnung „wetter.de“

29. Januar 2016 | Kategorien: Markenrecht | Bislang keine Kommentare

In dem Streit zwischen dem Anbieter der Wetter-App „wetter.de“ und einem Konkurrenten wegen der Benutzung der Bezeichnungen „wetter DE“, „wetter-de“ und „wetter-DE“ in Verbindung mit einem Konkurrenzangebot konnte sich der BGH erstmals mit der Frage der Titelschutzfähigkeit von Apps befassen. In seiner Entscheidung vom 28.01.2016 (Az.: I ZR 202/14) bestätigte der BGH, dass Apps für mobile Endgeräte wie Smartphones grundsätzlich Werktitelschutz genießen können. Dies ist wenig überraschend, da es sich bei Apps schlicht um Software handelt, die dem Titelschutz nach § 5 MarkenG zugänglich ist.

In der Sache entschied der BGH jedoch für die Beklagte, da der Bezeichnung „wetter.de“ keine für einen Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG hinreichende originäre Unterscheidungskraft zukomme. Die Bezeichnung „wetter.de“ sei für eine Internetseite und für Apps, auf denen Wetterinformationen zu Deutschland angeboten werden, glatt beschreibend. Damit bestünden keine Rechte an der Bezeichnung, die durch die Bezeichnungen der Konkurrenzprodukte verletzt werden konnten. Der für den Bereich der Zeitungen und Zeitschriften geltende abgesenkte Maßstab an die erforderliche Unterscheidungskraft sei nicht auf den Bereich der Bezeichnung von Internetseiten und Smartphone-Apps übertragbar.

Bislang wurde nur die Pressemitteilung veröffentlicht.

Gebührenreduzierung für ADR-Verfahren für “.eu”-Domains wird nochmals bis Ende 2016 verlängert

12. Januar 2016 | Kategorien: ADR-Verfahren für ".eu" | Bislang keine Kommentare

Die Vergabestelle für Domainnamen unter der ccTLD “.eu”, EURid, hat bekanntgegeben, dass die Gebühren für Alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR-Verfahren) für “.eu”-Domains vor dem Tschechischen Schiedsgerichtshof (Czech Arbitration Court, CAC) bis Ende 2016 und damit für das fünfte Jahr in Folge um 50% reduziert werden.

Von Bären und Teddies: BGH verneint Zeichenähnlichkeit zwischen Wortmarke „Goldbären“ und dreidimensionalem Lindt Schokoteddy

7. Januar 2016 | Kategorien: Marken, Markenrecht | Bislang keine Kommentare

Eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Mit Urteil vom 23.09.2015 (Az. I ZR 105/14) entschied der BGH jedoch, dass die Voraussetzungen für eine solche Zeichenähnlichkeit zwischen dem „Lindt Teddy“ und den „Haribo Goldbären“ nicht vorliegen.

Im Jahr 2011 erweiterte Lindt sein Sortiment um den so genannten „Lindt Teddy“. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Schokoladenfigur in der Form eines sitzenden Bären, die mit Goldfolie umwickelt ist und eine rote Schleife um den Hals trägt. Gegen die Ausgestaltung dieser Figur hat sich nun die Firma Haribo mit der Aussage gewandt, das von Lindt vertriebene Produkt sei die Verkörperung des von ihr geschützten Begriffs „Goldbär“.

Der BGH führte in seiner Entscheidung aus, eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke (hier: Goldbären) und einer dreidimensionalen Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) sei nicht von vornherein aufgrund der unterschiedlichen Markenart ausgeschlossen. Sie könne sich aber weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht ergeben. Vielmehr könne eine Zeichenähnlichkeit nur aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt oder der begrifflichen Ebene folgen.

Begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und Marken anderer Kategorien sei anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der zu vergleichenden Markengestaltung darstellt. Dieser Grundsatz sei für den Vergleich zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung anerkannt.

Es wurde angenommen, die Kollisionszeichen von Lindt bestünden als Gesamtaufmachungen nicht nur aus den Zeichenbestandteilen eines Form- und eines Farbzeichens, sondern auch aus den beiden Wortzeichen „Lindt“ und „Teddy“ und der zusätzlichen Ausstattung einer roten Halsschleife mit Anhänger. Zwar könnte in der Farbe und der Halsschleife auch eine Assoziation zu dem von Lindt bekannten „Goldhasen“ hergestellt werden, diese habe jedoch lediglich eine schwache Kennzeichnungskraft. Bedeutend kennzeichnungskräftiger seien die mittig auf dem Bauch des Bären platzierten Wortbestandteile, die einen den Gesamteindruck prägenden Charakter hätten. Für eine gedankliche Verknüpfung zu dem Wort „Goldbären“ genüge es nicht, dass der Verbraucher innerhalb der Gesamtgestaltung eine an die Klagemarke erinnernde Form und Farbe wahrnehme.

Die Bezeichnung „Goldbären“ sei keine naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der angegriffenen Produktform. Der etwaige Einfluss von Form und Farbe lasse die Benennung als „Goldbären“ schon deshalb nicht als naheliegend erscheinen, weil die Bärenform gleichermaßen als „Teddy“, „Schokoladen-Bär“ oder „Schokoladen-Teddy“ bezeichnet werden könne. Für dieses Ergebnis spreche zudem ein Gutachten, wonach lediglich 8,5% der Befragten bei Vorlage der in Rede stehenden Ausstattungen mit der Aufschrift „Lindt Milk Chocolate“ für dieses Produkt die Bezeichnung „Goldbär“ oder eine daran angelehnte Bezeichnung (Goldbärchen, Haribo Goldbären oder Goldbärchi) gewählt hätten. Die bloße Möglichkeit, dass die Gestaltung mit dem Markenwort benannt wird, reiche für die Annahme begrifflicher Zeichenähnlichkeit jedoch gerade nicht aus.

Auch für die Annahme einer Ähnlichkeit nach dem Sinngehalt der Kollisionszeichen bestehe kein Raum, da das gemeinsame, der Natur entnommene Bärenmotiv der sich gegenüberstehenden Zeichen trotz nicht der Natur entlehnter Ausstattungsmerkmale (Farbe, rote Halsschleife) zu allgemein sei, um eine begriffliche Ähnlichkeit begründen zu können. Es käme bei der Prüfung nach dem Bedeutungsgehalt auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Diese Beurteilung müsste dabei im Wesentlichen aufgrund von tatsächlichen Merkmalen vorgenommen werden.
Der Goldbär („Gummibärchen“) sei als sitzender „Mini-Bär“ in roter, gelber, grüner, weißer, orangener und gelber Farbe ausgestaltet, wobei sein Gesicht und seine Gliedmaßen in der Formgestaltung hervorgehoben seien. Angesichts des unterschiedlichen Materials, Gummiwaren auf der einen, Schokolade in Goldfolie auf der anderen Seite, und der unterschiedlichen Größe sei eine Übernahme von Merkmalen der Produktausstattung fernliegend. Die „Goldbären-Figur“ erscheine ähnlich einer Comic-Figur, die aufrecht stehe und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit ausgeprägten Armen und Beinen sowie einem herausgearbeiteten Gesicht verfüge. Davon weiche die Bärenfigur der angegriffenen Produktausstattungen mit einem eher gedrungenen Körper in sitzender Haltung und lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen deutlich ab.

Aufgrund dieser Feststellungen nahm der BGH im Ergebnis an, dass die beiden Produkte nicht ähnlich genug seien, als dass sie sich in einander wiedererkennen ließen.

Fazit:

Eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist demnach zwar grundsätzlich möglich. Die Voraussetzungen für eine solche Zeichenähnlichkeit, werden jedoch lediglich anhand des tatsächlichen Gesamteindrucks sowie der begrifflichen Ähnlichkeit festgelegt. Obgleich es sich bei den beiden Marken um Bären handelt, reichen die lediglich durchschnittlicher Warenähnlichkeit und der ansonsten unterschiedlichen Gesamteindruck nicht aus um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen.

(Ein Beitrag unseres studentischen Mitarbeiters Korbinian Zellner)

OLG Düsseldorf: Verletzer muss Webseiten mit rechtswidrigen Inhalten aus dem Google-Cache entfernen lassen

17. November 2015 | Kategorien: Wettbewerbsrecht | Bislang keine Kommentare

Im Falle eines Unterlassungsanspruchs muss der Schuldner nicht nur alles unterlassen, was zu einer Verletzung führen kann, sondern auch alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar ist, um künftige oder andauernde Verletzungen zu verhindern oder rückgängig zu machen. Bei Zuwiderhandeln können hohe Vertragsstrafen anfallen.

Bereits 2013 entschied der BGH (Urteil vom 13.11.2013, AZ. I ZR 77/12), dass im Falle eines Unterlassungsanspruchs nicht nur weitere Verletzungen zu unterlassen seien, sondern auch zukünftige Verletzungen verhindert werden müssen. Im damaligen Fall ging es um die Entfernung von Einträgen aus Branchenverzeichnissen wie „ortsverzeichnis.org“, „stadtbranchenbuch.com“, „11880.com“, „gelbeseiten.de“ sowie im Kartendienst „Google Maps“. Das OLG Düsseldorf kam nun zu dem Ergebnis, dass darüber hinaus auch eine Pflicht des Verletzers besteht, Webseiten mit rechtswidrigen Inhalten aus dem Google-Cache entfernen zu lassen (Urteil vom 03.09.2015, AZ. I-15 U 119/14).

Vorliegend klagte ein eingetragener Verein auf Zahlung einer Vertragsstrafe. Der Grund für die zunächst erfolgte Abmahnung war der Hinweis „Hier finden Sie Bilder zum Thema TÜV-Sondereintragung. Leider konnten nicht alle Möglichkeiten aufgezählt werden, die Fahrzeuge und Wünsche der Kunden sind einfach zu verschieden“ auf der Webseite des Schuldners. In diesem Hinweis sah die Gläubigerin „eine irreführende Werbung in Gestalt der Täuschung des angesprochenen Verkehrskreises über die Betriebsverhältnisse, insbesondere über seine Person und die Befähigung der Erbringung staatsentlastender Tätigkeiten sowie eine entsprechende Zulassung solcher Sondereintragungen nach der StVZO“, da der Schuldner nicht berechtigt sei „TÜV-Sondereintragungen“ zu erbringen und anzubieten.

Aufgrund dieser Mahnung gab der Schuldner eine Unterlassungsverpflichtungserklärung ab, kam seiner Unterlassungsverpflichtung nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht hinreichend nach. Zwar habe der Schuldner die betroffenen Aussagen von seinen Webseiten entfernt, er habe es jedoch unterlassen, Suchmaschinen über die Änderung zu informieren und um eine Entfernung aus deren Cache zu bitten. Dies gehöre jedoch gerade auch zu den Pflichten des Schuldners. Der Unterzeichner einer Unterlassungserklärung müsse sicherstellen, dass die betroffenen Inhalte nicht mehr im Internet aufgerufen werden können. Dies dürfe weder über die Webseite direkt noch über eine Internetsuchmaschine möglich sein. Es sei demnach erforderlich, nicht nur die betroffenen Inhalte zu entfernen, sondern auch die Möglichkeit des Abrufens wenigstens über Google, als die am häufigsten genutzte Suchmaschine im Internet, auszuschließen. Abschließend führt das OLG Düsseldorf aus, der Schuldner sei aufgrund der Unterlassungsverpflichtungserklärung verpflichtet gewesen, die Suchmaschine Google zur Löschung der streitgegenständlichen Einträge, auch aus dem Cache, aufzufordern. Da er dieser Pflicht jedoch nicht nachgekommen sei, verurteilte das OLG Düsseldorf den Unterzeichner zur Zahlung der Vertragsstrafe.

Die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung tatsächlich mit zahlreichen Pflichten einhergeht, die ernst genommen werden müssen, um die Angelegenheit tatsächlich zu erledigen. Die dem Schuldner vom BGH und nun vom OLG Düsseldorf auferlegten Pflichten lassen sich gleichwohl gut erfüllen, da die meisten Anbieter auf ihren Webseiten entsprechende Formulare zur Entfernung von Inhalten bereitstellen.

(Ein Beitrag unseres studentischen Mitarbeiters Korbinian Zellner)

OLG Frankfurt am Main: Internetdomain „FIRMA-schaden.de“ begründet keine Namensrechtsverletzung

5. November 2015 | Kategorien: Domainrecht, Markenrecht, Namensrecht, Wettbewerbsrecht | Bislang keine Kommentare

Das OLG Frankfurt war mit der Frage befasst, ob eine auf das Kapitalanlagerecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei einen Domainnamen zu Akquisezwecken nutzen darf, der aus dem Namen eines Immobilien- und Beteiligungsunternehmens und dem Zusatz „-schaden“ besteht. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die konkrete Registrierung und Benutzung des Domainnamens zulässig ist (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 24.09.2015, Az.: 6 U 181/14 – firma-schaden.de).

Markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Ansprüche lehnte das Gericht wegen fehlender Ähnlichkeit der von den gegenüberstehenden Unternehmen erbrachten Dienstleistungen und fehlendem Wettbewerbsverhältnis ab. Auch bestünden mangels unwahrer Tatsachenbehauptungen keine Ansprüche wegen Kreditgefährdung nach § 824 I BGB oder Verletzung des klägerischen Unternehmerpersönlichkeitsrechts nach § 823 I BGB. Zwar sei ein Eingriff in das Unternehmerpersönlichkeitsrecht der Klägerin gegeben, da bereits der Domainname eine Verbindung zwischen dem Unternehmen der Klägerin und möglichen oder tatsächlichen Schäden herstelle. Dieser Eingriff sei jedoch gerechtfertigt, weil die Berufsausübungsfreiheit der Domaininhaberin das Interesse der Klägerin, nicht in ein negatives Licht gerückt zu werden, überwiege.

Im Hinblick auf die ebenfalls geltend gemachten namensrechtlichen Löschungsansprüche nach § 12 BGB kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass hierin schon kein Gebrauch des Namens der Klägerin zu sehen sei:

Zwar kann in der Registrierung eines Namens durch einen Nichtberechtigten als Domain-Name ein unbefugter Namensgebrauch liegen. Wie das Landgericht zu Recht angenommen hat, ist jedoch weder eine namensmäßigen Identitäts- und Zuordnungsverwirrung noch sonst ein unbefugter Gebrauch des Namens gegeben.

Schon die bloße Registrierung eines Domainnamens könne zwar schutzwürdige Belange eines Namensinhabers verletzen, wenn dieser dadurch selbst von der Benutzung der Domain ausgeschlossen werde. Dies setze jedoch einen (objektiven) Benutzungswillen voraus, der im konkreten Fall weder behauptet wurde noch sonst naheliegend sei. Darüber hinaus fehle es an einer namensmäßigen Verwendung, weil der Verkehr mit der streitgegenständlichen Domain kein Angebot der Klägerin oder eines verbundenen Unternehmens verbinde, sondern die kritische Bezugnahme auf die Klägerin erkenne. Schließlich werde die für einen namensrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 12 BGB erforderliche Zuordnungsverwirrung durch den Inhalt der Webseite beseitigt. Auf diesen komme es im vorliegenden Fall auch an, weil wegen der Abweichungen des streitgegenständlichen Domainnamens vom in der Domain enthaltenen Firmenschlagwort der Klägerin die das Namensrecht beeinträchtigende Wirkung nicht schon unabhängig von der Verwendung des Domainnamens durch die in der Registrierung liegenden Ausschlusswirkung eintrete.

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